Autores: Ignacio Domínguez Torrado y Ernesto M. Meade

Septiembre-Octubre 2013

En la actualidad sería casi imposible que, tal y como está redactada nuestra legislación en la materia, pudiera aceptarse la posibilidad de que existiera una caducidad parcial de marca. Sin embargo, un reporte  de La International Trade­ Mark Association (INTA) establece que las legis­laciones de todos los países deberían contemplar la posibilidad de solicitar caducidades parciales de registros de marca debido a la falta de uso. De ahí la necesidad de impulsar una reforma a La Ley de La Propiedad Industrial (LPI) en la que se incluya literalmente la posibilidad de que se declare tal caducidad de un registro marcario.

El pasado mes de junio de 2012, el Opposition and Cancellation Standards and Procedures Subcommitte, de la INTA, publicó un reporte relacionado con la caducidad parcial de marcas derivada de la falta de uso de las mismas en determinados productos o servicios, y como resultado emitió algunas recomendaciones con el objetivo de armonizar las legislaciones en la materia de los distintos países afiliados.

Al respecto, esa “caducidad parcial de marca” debe en­tenderse como la facultad de un tercero para que, a través de un procedimiento ante la autoridad competente, pueda remover o limitar los productos o servicios de la protección de un registro de marca existente, si su titular no utiliza la marca en esos productos o servicios, sin que para lo anterior el registro sea declarado totalmente caduca.

Caducidad parcial de un registro marcario

Durante su estudio, el mencionado subcomite de la INTA encuestó a expertos en la materia de 71 países, para lo cual documentó los diferentes procedimientos de declaración de caducidad. En la mayoria de los países (incluido México), excepto Chile, Mónaco y Uruguay, existe la posibilidad  de solicitar la caducidad de un registro marcario por falta de uso de la marca, cuando la misma se ha dejado de usar durante tres o cinco años, según sea el caso.

Por otra parte, en la mayoría de los países encuestados (60), la legislación contempla la posibilidad de solicitar la caducidad parcial de un registro marcario, “por falta de uso en determinados productos o servicios”.

Ahora bien, entre los países que no permiten la caduci­dad parcial de la marca par falta de uso en algunos de los productos o servicios protegidos, se encuentran Argentina, Bahrein, Egipto, Kenia, Sri Lanka y México.

La posición de la INTA

El caso mexicano es aún más particular, dado que no sólo no se permite la caducidad de un registro si la marca se ha usado en uno sólo de los productos o servicios que protege, sino que, incluso, el uso de la misma marca en productos o servicios protegidos por otro registro en distinta clase, pue­de beneficiar al primer registro en caso de que se demande su caducidad.

Dentro de las conclusiones a las cuales llegó el subcomi­te, se determinó que la posición de la INTA es la de proteger las marcas solamente para los productos o servicios en los que se acredite un uso real o genuino en el comercio.

Por consiguiente, si una marca protege productos A, B y C en una determinada clase, pero sólo se usa en el comercio de manera efectiva en los productos C, no existe razón para que esa marca siga protegiendo los productos A y B; por tanto, su protección debe limitarse a los productos C.

Es decir, el castigo para la falta de usa de la marca en algunos de los productos o servicios que su registro protege, no debe ser la caducidad total del registro, debido a que esto sería una sanción muy severa. Sin embargo, se señala que sólo se debe mantener la protección respecto de los produc­tos o servicios en los cuales efectivamente se use la marca.

Como conclusión, el reporte  establece que las legisla­ciones de todos los países deberán de contemplar la po­sibilidad de solicitar caducidades parciales de registros de marca, debido a la falta de uso, pues la imposibilidad de hacerlo atenta en contra de la idea fundamental y la razón última de existencia de las marcas, cuya protección se en­tiende únicamente cuando son usadas efectivamente para distinguir productos o servicios en el mercado, respecto de los productos o servicios que otros ofrecen.

Par tal razón, no tiene sentido otorgar protección a una marca si la misma no se usa, y si además no existe la posi­bilidad de imponer a su titular la obligación de hacerlo. En otras palabras: una marca que no se usa, lejos de constituir una herramienta para el comercio, se convierte en una “barrera” para el mismo, y para el registro de nuevas marcas.

Par tanto, el titular del registro marcario tendrá el dere­cho de conservar el registro de su marca para los productos o servicios en los que se use “de manera efectiva”, pero no así para mantener la protección respecto de los productos o servicios en los que tal registro no sea usado efectivamente.

La obligación del uso de las marcas

De entrada, parece que nuestra legislación es muy clara y sería casi imposible que tal como está redactada el día de hoy, pudiera aceptarse tan siquiera la posibilidad de que pudiese existir una caducidad parcial de marca.

Sin embargo, tomando en cuenta el fin último de las mar­cas y su función comercial, una acción de este tipo podría sustentarse en lo establecido en los articulos 87 y 88 de la LPI, en lo siguiente:

87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcos en la industria, en el comercio o en los servicios los que presten. Sin em­bargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el lnstituto. (Enfasis añadido.)

Este artículo claramente vincula el usa de las marcas con los productos o servicios que se ofrezcan o presten en el comercio. Por su parte, el numeral 88 señala textualmente:

88.Se entiende por marco a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. (Enfasis añadido.)

Nuevamente, nuestra legislación subordina la marca a su aplicación en productos o servicios que se encuentren en el mercado. lnterpretado a contrario sensu, si una marca no es utilizada en productos o servicios en el mercado, no existiría razón para que continuara vigente su registro, dado que el fin de la misma es “distinguir” los productos o servicios de su titular, con respecto a los otros productos o servicios que se ofrecen en el mercado.

En ese orden de ideas, se citan a continuación otros nu­merales relacionados, que textualmente señalan:

93. Las marcas se registrarán en relación con produc­tos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el reglamenta de esta Ley. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

113.Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

1. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

2.El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominado, tridimensional o mixto;

III. La fecha de primer uso de la marca, la que no po­drá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

1. Los productos o servicios a los que se aplicar de la marca, y

2.Los demos que prevenga el reglamenta de esta Ley. (Enfásis añadido.)

De la lectura de estos artículos, en armonía con los an­teriores, se puede concluir que los productos o servicios que protege un registro de marca deben ser determinados y específicos, y de igual manera deben ser los productos o servicios a los que efectivamente se les aplicará la marca en el mercado.

En ese sentido, véase lo que señalan los artículos 94, 128 y 129 de la LPI que refuerzan el uso obligatorio de marcas por parte de su titular, de la manera siguiente:

94 . Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezca a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada,

será necesario obtener un nuevo registro.

• La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
• El Instituto podrá decla­rar el registro y uso obligatorio de marcos en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcos, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

I. El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopóliticos o de competencia  des/eo/, que cau­sen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determina­dos productos o servicios;

II. El uso de la marcas impida la distribución, producción o co­mercialización eficaces de bienes y servicios, y

III. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casas de emergencia nacional y mientras dure esta, la producción, prestación o distribución de bie­nes o servicios básicos para la población.

La declaratoria correspon­diente se publicará en el Diario Oficial. (Enfásis añadido.)

Conforme a los preceptos ante­riormente transcritos, es clara la obligación del uso de las marcas por parte  de su titular,  en los productos o servicios que protege su registro. De igual manera, se establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene la facultad de limitar o regular el uso de las mar­cas cuando su uso o registro pueda ser utilizado para efectuar practicas monopólicas.

En ese sentido, nuestra legislación en materia de competencia económica señala que la imposición de barreras a la entrada por parte de un competidor puede considerarse una practica monopólica, debido a que tales barreras constituyen impedimentos y dificulta­des para que los terceros puedan in­gresar a una industria o mercado.

Conclusiones

El registro sistemático de marcas para proteger productos o servicios que no se ofrecen en el mercado puede ser considerado una barrera legal a la entrada, puesto que impide y enca­rece el ingreso para los nuevos com­petidores, además de evitar la seg­mentación del mercado. lncluso, este registro sistemático puede ser una es­trategia de las empresas para segre­gar a sus competidores en un mercado específico.

Considerando lo anterior, no echará a en “saco roto” la posibilidad de solici­tar ante el IMPI la declaración  administrativa de caducidad de un registro marcario por falta de uso y, en caso de que no se demostrara el uso de la marca en determinados productos o servicios, solicitar que se declare la caducidad parcial del registro.

Muy probablemente, el IMPI niegue la solicitud de caducidad parcial, pero un caso bien armado y fundamentado ante el Tribunal Federal de Justicia Fis­cal y Administrativa (TFJFA) o incluso ante Tribunales Colegiados, podrá resultar en una sentencia favorable y, por consiguiente, en un precedente en este tipo de asuntos.

La otra opción será que se impul­sará en el Congreso de la Union una reforma a la LPI, en la cual se incluyera de manera literal la posibilidad de que se declare la caducidad parcial de un registro marcario.

Lograr lo anterior, por cualquiera de las vías mencionadas, ayudará que la practica en materia de Propiedad Industrial en nuestro país avanzara y se armonizara con la mayoría de las legislaciones internacionales, así como con el criterio adoptado por la INTA.

“El registro sistemático de marcas para proteger productos o servicios que no se ofrecen en el mercado puede ser consi­derado una barrera legal a la entrada, puesto que impide y encarece el ingreso para los nuevos competidores…”

Ignacio Dominguez Torrado

Ernesto M. Meade

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